Primeiramente quero deixar registrada a imensa satisfação que é compor o time de colunistas do Jornal Mural. Atualmente sou advogado e sócio do escritório Monteiro . Batracke . Pinheiro Advogados e Consultores.

Com a expansão de novas modalidades de negócios, impulsionada pela forte ascensão da economia no país, que cada vez mais torna viável para o futuro empresário investir seu capital, a concorrência se torna marcante em nosso cotidiano. Difícil encontrar no cenário atual determinada empresa que seja única e exclusiva naquele segmento. Já se foi o tempo de que alfaiates acumulavam pedidos das senhoras de bairro, pois somente ele detinha a técnica em fazer determinada vestimenta, ou então, o consumidor que viajava quilômetros para comprar material que somente era vendido por aquela empresa que ficava estabelecida em outro estado ou país.

Esta concorrência no mundo moderno tem vantagens tanto para o consumidor, que se beneficiará pela oferta de preços, como para o empresário, que se torna obrigado a oferecer um produto/serviço de qualidade, inovador e diferenciado dos outros, podendo assim, atrair mais clientes.

Deixando de lado um pouco a logística do negócio, adentremos no mundo jurídico, mais precisamente no registro da marca da empresa e quais as conseqüências que podem ser prejudiciais se feito de forma incorreta.

Devido à expansão do mercado, comentada no início do texto, empresas novas adotam posturas que ferem a concorrência e induzem o consumidor ao erro. É normal irmos ao supermercado e percebermos que alguns produtos do mesmo segmento possuem suas marcas semelhantes ou muitas vezes idênticas. Embora não haja ordenamento legal específico para coibir tais reproduções indevidas, é necessário recorrer ao que chamamos de concorrência desleal ou uso indevido da marca.

Não é somente pela qualidade oferecida que determinado produto ou serviço se torna conhecido, mas também pela marca e pela identificação visual fixada na mente do consumidor, é o que chamamos de trade dress ou conjunto-imagem. Esse conjunto de características é formado por uma combinação de cores, embalagem, nomes, tamanho de fontes, desenhos, etc. Todas essas combinações fazem com que o consumidor consiga diferenciar o seu produto de preferência de outros do mesmo segmento.

A conclusão que se chega é que, quando uma empresa utiliza uma marca em seu conjunto-imagem com características idênticas ao de outra notoriamente reconhecida, é tentar criar confusão, induzindo o consumidor ao erro durante a escolha. Por diversas vezes o cliente age no impulso ao comprar determinado produto sem perceber as cores e a formatação do conjunto-imagem da marca, não fazendo um exame minucioso.

Pontes de Miranda lembra sempre que “há imitação ainda se alguém consegue, sem inserir qualquer dos elementos da marca registrada, induzir em erro ou confusão. Noutros termos: pode haver imitação sem que nenhum dos elementos da marca tenham sido reproduzidos.”

Na prática, para que o proprietário utilize sua marca com garantias legais, é necessário que esta marca esteja devidamente registrada no INPI. Segundo Denis Allan Daniel: “No Brasil, quando o pedido de registro de uma marca é depositado, deve-se decidir quanto a reivindicar proteção para a combinação de cores ou de não se fazer qualquer reivindicação nesse sentido, supondo-se que exista a intenção de utilizar a marca nominativa ou o conjunto-imagem em cores. Se nenhuma reivindicação for feita, a marca, no conjunto, poderá variar nas suas cores. Se uma combinação de cores for reivindicada, e a marca for registrada, seu titular poderá utilizá-la somente com as cores indicadas no Certificado de Registro. Caso contrário, o registro ficará vulnerável à caducidade por falta de uso. Para se ter sucesso num eventual litígio envolvendo a infração da combinação das cores, é fundamental que a marca tenha sido registrada com reivindicação de proteção para a referida combinação de cores.”

Com relação ao Direito comparado, com relação às provas juntadas em litígios, em alguns países existem outras formas de se comprovar o risco de confusão, é realizada pelas partes uma sondagem com os consumidores, que serão interrogados a respeito do conhecimento da marca, admitida nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japão e Alemanha, confirmando assim, se há ato ilícito ou não, esta pesquisa é prova essencial e requerida pelo Juiz.